OEM中的商标使用行为性质之争论

日期:2017-04-08 来源:丁宪杰 金杜律师事务所

能否对抗他人以连续三年停止使用为由所提出的撤销请求

《商标法》第四十九条所规定的“使用”是一个对获得或维持商标权具有法律意义的“商标积极使用”。任何在商业活动中能够将商标与指定商品联系起来的行为,均应当被认为是商标公开真实的使用,可以起到产源识别作用,足以维持商标的注册效力。

本文认为,在一个以注册为原则的国家中,商标注册的存在和维持对权利人具有重大意义,如果因涉外OEM侵权判断问题的需要而绝对地将其认定是“不使用”,则必将在另一个方面给权利人带来损害。

《商标法》第四十九条的规定是为了防止权利人不使用商标而对商标资源造成的浪费,然而,正如最高院在“卡斯特”一案中所表明的观点,该条款的立法目的在于激活商标资源,清理闲置商标,撤销只是手段,而不是目的。因此,设立连续三年不使用撤销制度是为了督促权利人的使用而非惩罚权利人的不使用,在适用该法条时需要防止轻率撤销商标给商标权人带来的损失。不能因为商标权人在过去三年只进行定牌加工而没有向中国境内销售产品,就轻率地认定商标权人没有在未来往国内生产销售该商品的意图,从而撤销其商标权。

在判断定牌加工的商标使用能否足以维持其注册商标时,应当考虑商标持有人是否对维持该商标注册有商业上的真实需要,以及是否有未来在中国国内市场销售商品的意图。当定牌加工方在国内注册了该商标,并长期从事该产品的生产制造时,我们完全有理由认为其同时也是在为将来在中国境内进行销售其商品做准备。特别是如果商标持有人能拿出相应的证据证明其主观意图,例如曾经做的产品宣传广告或是内部的市场拓展计划书等等,均应当被认为是商标公开真实的使用,从而维持其商标的注册效力。

再退一步讲,即便是在中国境内仅有涉外OEM方式的使用,但该涉外OEM方式的使用也在相当程度上足以体现出定做人在中国拥有该注册商标的真实需要,可以证明其在中国就该注册商标存在一定范围内的商业活动。维持注册的合理性明显。

总结

综上所述,在OEM行为是否构成商标侵权问题上,作者在学术观点上倾向于“不侵权例外说”(即在特定条件下的涉外OEM行为不构成侵权,而这种情况占目前引起争论的涉外OEM情况中的大多数),但认为应该避免将争论和研究引到OEM生产过程中在产品上附加商标的行为是否构成商标使用这个怪圈中去,而应紧扣商标作为区别商品来源指示这一本源功能,从商标法律对商标专用权人利益之保护的原意出发,围绕具体的OEM行为是否导致对中国境内注册商标专用权人的现实利益或可预见的潜在利益构成损害这一中心问题进行考虑,对相关法律规定进行适用;从而,也避免了在阻却他人抢注和维持商标注册时,受到OEM行为是否构成商标使用这一问题的困扰,使当事人在每一个案件中都感受到公平正义。

来源:金杜说法

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